Bimbo registró "Donas" como producto de panadería y en realidad es de pastelería
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Donuts dejó de tener un día redondo al perder la marca “Donas” frente a Vicky Foods. Toda esta historia comienza el 14 de junio de 2018, cuando Hijos de Antonio Juan SL presentó la solicitud de registro de la marca “Donas Dulcesol” frente a la EUIPO. Esta incluía productos de la clase de 29 y 30 y finalmente fue aceptada.
En septiembre de 2018, Bimbo Donuts Iberia SA se opuso a este registro basándose en su marca española denominativa anterior “Donas”. La cual había sido registrada en las clases 29, “puré y legumbres secas”, y 30, “productos de panificación, harinas, cereales, sémola y tapioca, almidón para usos alimenticios, malta comprendida en esta clase, pasta alimenticia, arroz, levadura”. Para oponerse, invocó el artículo 8.1.b, RMUE, de riesgo de confusión.
No obstante, en enero de 2020, la EUIPO desestimó la oposición en su totalidad. La razón era que consideró que Bimbo no había demostrado el uso efectivo de su marca para los productos en los que se basaba su oposición. Ante esto, se presentó un nuevo recurso que volvió a rechazarse, confirmando la decisión y los motivos de la primera instancia.
Piezas esponjosas
Lo que si había logrado demostrar Bimbo es el uso efectivo para “piezas esponjosas de repostería con forma de bola glaseada o cubierta de chocolate”. Esto sin embargo, no fue considerado como productos de panificación y pastas alimenticias, que eran la clase para la que tenían el registro.
La explicación que da la EUIPO es que los productos de panificación designan pan común y pan especial. Y, que existe una clara distinción entre estos productos y los de bollería o pastelería, que era precisamente el uso que se acreditó a la marca “Donas”. Es decir, esas “piezas esponjosas de repostería”, pero no para lo que serían productos de panadería.
Esto es así, refiere la EUIPO, porque existe una clara distinción entre estos tipos productos y los de bollería o pastelería, pese a que se fabrican de una forma similar. Asimismo, en cuanto a las pastas alimenticias son los conocidos productos de la cocina italiana, véase espaguetis, tagliatelle, penne, etc.
Tras la lectura de la sentencia, vemos que la prueba de uso efectivo se solicitó con el fin de determinar la amplitud de la protección de la marca y debe ser coherente con el por qué se solicitaron determinadas clases. Además de considerar la designación de los productos. Así, se intenta analizar las circunstancias del momento en que Bimbo optó por los diferentes productos para su marca “Donas”, el del registro de su marca. Por ejemplo, si la Clasificación de Niza varió sustancialmente desde entonces. Pero tanto los productos de panadería como los de repostería, sí existían y no optaron por esto. Es por ello, que la sentencia lo que nos señala es que tenemos que valorar tu contexto y las circunstancias que rodean a la hora de la solicitud de la marca.
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No son lo mismo
Asimismo, aunque Bimbo refiere que los canales de distribución, puntos de venta y forma de fabricarse de dichos productos coinciden, no es motivo suficiente para decir que ambos pertenecen a una misma categoría. Es decir, lo que realmente importa es si esos productos ya los tienes tú protegidos. En este caso, no se podría valorar el riesgo de confusión, porque Bimbo no tiene protección para bollería.
Asimismo, la sentencia concuerda que el registro de cereales de “Donas” es para productos de pasta italiana. Por lo tanto, confirma que Bimbo no ha podido acreditar en la prueba de uso de que efectivamente estuviera fabricando produciendo dichos productos. Es por ello que tampoco se ha hecho prueba del uso efectivo respecto a una parte de los productos incluidos en la marca de oposición. Pues sólo se ha podido probar que la marca ha estado siendo utilizada para bollos dulces, que no son productos ni de panadería, ni son pastas alimenticias.
Esta sentencia es básicamente una llamada de atención para quienes solicitan una marca. Deben tener mucho cuidado sobre los productos y servicios que van a solicitar y que acrediten el uso de los mismos, porque puede perder la marca. Solo por una mala praxis en la selección de los productos. Así que la recomiendo para su lectura, es bastante interesante por ello.
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