El periodo relevante en reconvenciones frente a MUEs viene determinado por la fecha de presentación de la demanda de reconvención, no por las normas procesales procesales nacionales.
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5 años es lo que establece el artículo 58 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (RMUE) para la caducidad de una marca e la Unión Europea (MUE) que no ha sido usada de manera ininterrumpida. Pasado este período, se puede interponer una demanda de caducidad por falta de uso.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a través de esta Sentencia a la siguiente cuestión prejudicial:
En caso de una reconvención instando la caducidad por falta de uso presentada antes de que hubieran transcurrido los cinco años de no uso de una MUE, ¿debe calcularse el período relevante teniendo en cuenta la fecha en que se presento la reconvención o la fecha de la última audiencia en el recurso?
La alemana Lidl en 2015 interpuso una acción de caducidad por vía de reconvención frente a una marca de rociadores para irrigación de Husqvarna (Reg. N° 456244). Esto en respuesta a una demanda previa de esta última por infracción de la marca a la primera, que también comercializaba artículos similares.
Cuando se interpuso la demanda de reconvención apenas habían pasado tres años desde que Husqvarna dejara de usarla (2012). Pero según la legislación de Alemania, país donde se interpuso la acción, este período podía ser contado hasta la fecha de la última audiencia (2017).
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Argumentación del Tribunal Federal Aleman
El Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE) no recoge ninguna estipulación al respecto del cálculo del período relevante en estos casos. Además, el artículo 129 del reglamento, indica que en aquellas cuestiones procesales que no estén reguladas por el RMUE deberán regirse por lo dispuesto en la normativa nacional del Estado miembro en cuestión. Es decir, que la legislación alemana era predominante en este caso. Debiendo aplicarse la caducidad.
Para reforzar la argumentación, el Tribunal Federal Alemán se apoya en el Considerando 24 del RMUE que dice que sólo está justificado proteger las marcas de la Unión en la medida en que sean utilizadas efectivamente. Además, por una mera cuestión de economía procesal, señalaba que no tenía sentido que la parte demandante presente otra acción paralela.
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Fallo de la Sentencia
El TJUE razona que el carácter unitario del derecho que otorga la marca de la Unión Europea podría verse vulnerado si el período relevante varía en función del Estado miembro donde se plantea la acción. De hecho, el gobierno italiano y la Comisión Europea presentaron observaciones argumentando que los méritos de una acción de reconvención no pueden depender de la duración que los procesos nacionales tengan en cada país.
La Sentencia del TJUE concluye que, en las marcas de reconvención frente a marcas de la UE, la fecha pertinente para determinar si el período de cinco años ininterrumpido de no uso ha concluido es la fecha en la que se presentó la demanda de reconvención.
Con esto se elude cualquier posible disparidad en el cálculo del período relevante que pudiera derivar de la remisión a las normas procesales nacionales de cada Estado miembro.
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